新东方侵权案

　　案情 美国教育考试服务中心（简称ETS）主持开发了作为美国大学和研究生院入学考试，包括英语作为外语的考试 简称TOEFL 的试题。ETS对所有TOEFL考试题在美国版权局进行了著作权登记，并将TOEFL文字作为商标在相关类别予以注册。美国研究生入学管理委员会（简称GMAC）是研究生入学考试简称GMAT 试题的著作权人，对所有GMAT考试题在美国版权局进行了著作权登记，并将GMAT文字作为商标在相关类别予以注册。

　　自九十年代中期以来，新东方学校未经ETS、GMAC的同意大量复制、出版和发行ETS和GMAC分别享有著作权和商标权的TOEFL、GMAT考试试题。2001年1月，ETS和GMAC以新东方学校侵犯著作权和商标专用权为由诉至北京市第一中级人民。

　　判决：经过长达两年多的审理，2003年9月27日，北京市第一中级人民就此案件做出了一审判决，认定新东方学校侵犯对方的著作权、商标权，除停止侵权、公开赔礼道歉外，新东方还需赔偿对方总额为1000余万元的损失。宣判后，新东方学校不服开出的这一巨额赔偿，提出了上诉。2004年12月27日，经过开庭审理后，北京高院对该3起案件一同做出终审宣判，继续认定“新东方侵犯了两机构的著作权”，但“不侵犯两机构商标权”。因为，新东方在其出版物上标明TOEFL、GRE、GMAT字样的行为，是为了便利读者知道出版物的内容，并不是用来表明出版物的来源，所以不侵犯商标权。终审判决新东方学校赔偿两机构经济损失0余万元。

　　据介绍，对于一审判决确认的1000多万元赔偿，因一审的推算方式“不够严谨”，终审判决也做了“酌情调整”。调整的幅度为：TOEFL试卷的赔偿额，由一审的500万元调整为374余万元；GRE试卷的赔偿额，由一审的390万元调整为243余万元；GMAT试卷的赔偿额，则由一审的41万元调整为29余万元。此外，一审判决支持的近100万元诉讼合理支出，也被调整到了6.6万元。2004年12月27日北京高院作出终审判决，认定"新东方侵犯了两机构的著作权"，但"不侵犯两机构商标权"。终审判决新东方学校赔偿两机构经济损失0余万元。

　　判决生效后，美国ETS、GMAC于2005年3月23日向北京市第一中级人民提出强制执行的申请，请求责令新东方学校立即停止一切侵犯ETS 、GMAC著作权的行为；责令新东方学校将其所有的侵权资料和印制侵权资料的软片交销毁或提供充分证据证明所有侵权资料和印制侵权资料的软片已经被销毁；请求向北京市工商行政管理局宣武分局调取扣押的新东方学校的侵权资料并予销毁等。

　　4月25日上午10点，美国ETS、GMAC的代表罗斯先生以及代理律师、新东方学校校长助理杨女士在新东方总部小会议室就座。在一中院执行庭法官的监督和主持下，杨女士向罗斯先生出示了侵权物品已销毁的证明材料，并让当时负责销毁工作的两名工作人员现场作证。杨女士还当场宣读了保证今后未经许可决不实施一切侵权行为的承诺书。美国ETS、GMAC的代表罗斯先生及其代理律师对新东方学校的上述主张和意见均没有提出异议。执行法官向双方当事人出示了北京市工商行政管理局宣武分局的销毁证明。最后，在法官的监督下，罗斯先生及其代理律师检查了新东方学校的资料室和库房。

　　新东方学校的代理人许律师表示，新东方学校已于美方提出强制执行申请前将全部侵权物品销毁，并已全额支付了赔偿款和诉讼费。

　　10点40分，执行全部结束。美国ETS、GMAC的代表罗斯先生在执行完毕后当场宣读了致

　　谢声明，声明中对我国的裁判及执行工作表示非常满意和衷心感谢。

　　负责此次执行工作的法官在接受记者采访时表示，新东方学校非常配合的执行工作，已经全部自动履行了法律义务，美国ETS、GMAC之所以提出强制执行申请，是因为双方之间缺乏沟通，而且侵权物品销毁行为的确认需要由监督和执行，在的主持下对新东方学校侵权物品的销毁情况进行检查，使美国ETS、GMAC确信其合法权益已得到维护。李法官说，此次现场执行正值第五个世界知识产权日前夕，此案的顺利执结充分表明了中国平等的全力保护知识产权人合法权益的立场和态度。

　　这场备受各方关注并被炒得沸沸扬扬的官司耗时近四年，最终随着二审判决的下达而尘埃落定。始终处于这场漩涡中心的新东方学校对于该结果可谓忧喜参半，有所失亦有所得。与一审判决相比，二审维持了新东方学校侵犯试题著作权的认定，但在侵犯商标权的认定和赔偿数额的确定上发生重大变化。透过这场中国出国留学教育史最著名的一次风波，我们应当对该案涉及的著作权和商标权法律问题进行一番思考。

　　一、关于试题的著作权保护

　　尽管我国的知识产权法制不断得到健全，但对社会上相对普遍的试题问题却没有涉及。正因如此，该案发生后，人们关于试题是否享有著作权众说纷纭，莫衷一是。

　　笔者认为，在法律没有直接规定的情况下，需要分析试题是否具有著作权作品的必要条件。根据我国著作权法第三条的规定，作品的构成条件除了需要以一定形式表现出来以便传播以外，就是它本身的独创性。独创性被公认为是获得著作权保护的决定性条件。从试题制作和设计上来看，试题的产生是一件专业性很强的工作。尽管命题过程中不可避免地要利用已有知识、材料以至他人享有著作权的作品，在材料的取舍、考核点的设置、题型的采用等方面都需要体现命题者个人的创造性劳动，高水平的命题工作还需要考虑每道试题的考查目的、整个考试的考查要求、试题之间的关系等多方面的因素。因此，试题的独创性应当是不容置疑的。本案中，认定试题构成受著作权保护的作品并加以保护，体现了我国司法实践对知识产权保护力度的加大以及对知识产权人保护意识的加强。

　　在加入了WTO后，根据中国缔结和参加的著作权国际公约，中国将直接承担对著作权国际保护的法律义务，新东方案的审理体现了中国为履行入世承诺而对知识产权进行保护的决心。本案中，原告开发的TOEFL、GMAT试题都在美国版权局进行了著作权登记，因而是在美国享有著作权的作品。由于中国与美国都是《保护文学艺术作品伯尔尼公约》的成员国，应当彼此提供著作权的国际保护，本案的审理集中体现了著作权国际保护的国民待遇原则、自动保护原则与性保护原则。

　　二、商标侵权与商标合理使用的界限

　　本案一审认定新东方学校在由其复制发行的TOEFL、GMAT试题出版物封面上以醒目的字体标明“TOFEL”“GMAT”字样属于我国商标法规定的侵犯注册商标专用权的行为，而二审却对此作出了相反认定，认为在我国目前的社会状况下，出版发行属于国家管制的特殊行业，出版物属于特殊商品，对出版物的来源进行识别一般是通过出版物的作者和出版单位来实现的。本案中，新东方学校在“TOEFL系列教材”、“TOEFL听力磁带上”突出使用了“TOEFL”字样，但新东方学校对“TOEFL”是在进行描述性或者叙述性的使用。其目的是为了说明和强调出版物的内容与TOEFL考试有关，是为了便于读者知道出版物的内容，而不是为了表明出版物的来源，并不会造成读者对商品来源的误认和混淆。显然，在此问题上，提出了商标侵权与合理使用的界限问题。

　　笔者认为，商标的本质特征是具有识别性，用以区分不同商品和服务的来源。商标法赋予商标权人排除他人妨碍其商标权的权利，但是这种权利并非漫无边际的，其排除妨碍的范围仅限于禁止他人将商标用于标志商品来源的作用上，而不能禁止他人其他方面的使用。这既是对商标专用权的，也是区分商标侵权与合理使用的界限。商标法实施条例第四十九条虽然补充规定了商标合理使用的内容，但仍然过于原则，有待进一步细化。人们常常提到的商标的合理使用主要是商业性使用，在这一方面，美国的商标法提供了

　　较为成熟的经验。认为商标的商业性合理使用主要包括商品或服务的叙述性合理使用和被提及的合理使用两种。叙述性合理使用的目的在于保护竞争者对自身产品进行描述的自由。其最典型的表现就是商家除标示自己的商标以使消费者便于识别外，还会对其商品或服务的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量、产地、形状或者生产者的名称或姓名及其他特点予以说明，从而使消费者了解商品的特性、使用方法等，以期增加他们的购买欲望。认定这一行为的条件应当包括：第一，使用该名称仅为说明当事人的商品或服务，而并非用于标示该当事人的商品或服务的来源，因此，一般不会损害商标权人的权利。第二，所使用的名称不是作为商品商标或者服务商标来使用。第三，必须是善意、合理的使用。满足这种合理使用的条件在于，如果不使用某商标，特定的商品或服务就无法被描述，并且这种使用是合理的，并不得使消费者误认为该使用由商标权人发起或得到支持。本案中，新东方学校对原告商标的使用属于对商标的叙述性合理使用的情形，因此并不构成对原告商标权的侵犯，二审判决的认定无疑是恰当的。