专利侵权判断的步骤(专利知识讲座178)韩晓春

韩晓春

178、专利侵权判断的步骤

专利权人发现自己的专利权被侵犯，向侵权人提出交涉，或者向提起诉讼。专利权人、法官或者被控侵权人先作什么，后作什么，就是专利侵权判断的步骤。就发明和实用新型专利权来讲，侵权判断的步骤大体如下：

1、确定相关的权利要求

一项发明专利或者实用新型专利权，通常权利要求有好几项。因此，在指控他人侵权时，首先就要确定他人侵犯了哪一项权利要求，或者哪几项权利要求。向提起侵权诉讼也是这样，要向法官陈述侵权人侵犯的是你的哪项权利要求。比如，一项发明专利包括两项并列权利要求，一是产品权利要求，一是方法权利要求。如果侵权人并没有使用专利方法，但制造了专利产品，这时，专利权人就应当向法官明确表示，其产品权利要求受到了侵犯，而方法权利要求并未受到侵犯。当然，产品权利要求也往往不止一项，产品权利要求也会有权利要求和从属权利要求，是否也要向法官明确是侵犯了权利要求，还是侵犯了从属权利要求呢？回答是肯定的，专利权人应当向法官或被控侵权人明确是侵犯了自己的权利要求还是从属权利要求。从属权利要求是包含了权利要求所有必要技术特征的权利要求，因此，权利要求的保护范围要比从属权利要求来的宽。但从属权利要求相对于权利要求更为下位，在被控侵权人反诉专利权无效时，专利权被维持有效的几率更高。因此，是选择权利要求还是选择从属权利要求要具体分析。侵犯权利要求时，未必侵犯从属权利要求。如权利要求保护的是一种手表，而从属权利要求保护的是带有星期日历功能的手表。从属权利要求比权利要求多了星期和日历的装置，如果侵权人没有制造带有星期和日历装置的手表，这时，专利权人只能确认侵犯了其权利要求，而不能确认侵犯了从属权利要求。但是，如果侵权人制造了带有星期和日历装置的手表，是确认侵犯了权利要求，还是确认侵犯了从属权利要求呢？这时，专利权人在面前可以作出选择，如果选择了从属权利要求，则被控侵权人反诉该专利权无效就困难一些，专利权有效几率就高一些（选择了从属权利要求，等于同时也选定了权利要求，因为从属权利要求是包括权利要求所有必要技术特征的权利要求）。如果选择了权利要求，则判断构成侵权的几率要高一些，但被无效的可能也大一些，总之，各有利弊。专利权人需要根据自己的专利的实际情况，综合考虑，尤其要考虑权利要求的法律稳定性。那么，在侵权诉讼中，是否允许专利权人调整权利要求呢？根据最高2009年的司法解释，应当可以。但是，应当在“一审法庭辩论终结前变更其主张的权利要求”（注1）。最高为何要这样规定呢？原因是法官要对特定的权利要求进行侵权判断，如果随时变来变去，将会影响法官的侵权判断工作，就象专利审查程序中修改的时间也要作一样。尤其是开庭之后再变，还要再次开庭，加大了诉讼成本，也浪费相对人的时间和金钱。另外，如果权利要求不确定，被控侵权人提出无效的“反诉”时，审理侵权诉讼的法官也无从判断是否执行中止。如果权利要求确定了，则审理侵权诉讼的法官可以根据提出无效请求针对的权利要求来决定是否执行中止程序。另外，发明专利的权利要求基于经过专利局审查员的实质审查，通常法律稳定性要远强于实用新型专利权，而基于实用新型专利权未经过实质审查程序，其权利要求往往是申请人在提出的专利申请时的权利要求，往往保护范围过宽，甚至不具有专利性。因此，专利法规定，实用新型专利权人在起诉他人侵权时，应当向专利局要求出具评价报告。如果评价报告认为权利要求不具有专利性，则实用新型专利权人如果仍以权利要求指控他人侵权，则在后续的无效程序中权利要求可能要被无效掉。因此，实用新型专利权人最好是按评价报告确认的保护范围来指控他人侵权。如果评价报告认为所有权利要求均不具有专利性，则实用新型专利权人指控他人侵权就要极为慎重，因为评价报告得出的结论，往往会被后续的无效程序的复审员或法官所采纳。

2、确定权利要求的必要技术特征

在已经确定被侵犯的权利要求以后，下一步则是分解或确定权利要求的必要技术特征。确定和分解权利要求的必要技术特征，需要说明书和附图对权利要求进行解释，而不能机械的以权利要求中已经限定的必要技术特征为准。尽管许多情况下权利要求中限定的必要技术特征就是该技术方案应当具有的必要技术特征。但亦有不少情况下，权利要求中限定的技术特征并不是真正的必要技术特征，而亦有必要且有可能重新确认。如权利要求中限定的一项技术特征为金属，但在说明书和附图中仅提到某合金，如钛合金，而其他金属亦不可能构成该钛合金的等同替代物。此时，如果有人使用钛合金以外的某种合金制造该专利产品，则基于权利要求限定的保护范围没有获得说明书或者附图的支持，不能将该权利要求中的“金属”解读为真正的必要技术特征，亦只能根据说明书附图对权利要求的支持，来确定该权利要求的保护范围。专利法第59条规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容”。已经包含了这样的逻辑，即权利要求不能获得说明书的支持时，不能以权利要求文字限定的范围为准。审理侵权诉讼的法官虽然没有宣告专利权无效或部分无效的职能，但并不意味着审理侵权诉讼的法官只能机械的以专利局公告的权利要求范围为准，而自己对权利要求限定的范围没有任何“裁量”的余地。法官可以根据说明书和附图对权利要求限定的范围进行澄清性解释、缩小性的解释，甚至在极端的情况下，不排除法官对权利要求限定的范围进行扩大的解释。如侵权人明知权利要求的某项技术特征并不属于必要技术特征的情况下，利用权利要求的撰写失误而实施侵权，法官亦可能对权利要求作扩大性的解释。我国司法机关在专利制度的初期实施的“多余指定原则”即属于此种情况，尽管“多余指定原则”目前情况下考虑到专利权人自己限定保护范围的公信力，作为原则已经不再适用。但仍不能绝对排除如果不进行扩大解释反而不公平的时，对权利要求的范围进行扩大解释的情况。那么，是否审理侵权诉讼的法官就可以替代专利无效宣告程序了呢？显然是无法替代的。在通过说明书和附图对权利要求的解释以后，该保护范围仍然过宽，甚至某项权利要求本身不具有专利性的情况下，审理侵权诉讼的法官无法完成应当由无效程序完成的工作。此时，专利权人仍然坚持侵权诉讼的情况下，只有被控侵权人针对特定的权利要求提出无效请求来解决此问题。如果是发明专利，审理侵权诉讼的法官会在收到受理无效宣告程序的通知后，决定是否中止侵权诉讼的进行。决定中止侵权诉讼后，将等待无效宣告的结果，如果无效程序的结果是维持相关的权利要求为有效，则继续侵权诉讼的审理。如果相关权利要求被宣告无效，则会基于权利要求已经无效而作出不侵权的判决，结束侵权诉讼。审理实用新型侵权诉讼的法官，也会在被控侵权人提出无效请求后，决定是否采取中止诉讼。如果实用新型评价报告认为该实用新型全部权利要求均不具有专利性的情况下，被控侵权人提出无效宣告请求后，审理侵权诉讼的法官通常要中止该实用新型的侵权诉讼。如果评价报告认为所有权利要求均具有专利性，则审理侵权诉讼的法官也可能根据侵权的情节，中止或不中止侵权诉讼。如侵权人还有假冒他人专利的行为，则可以不中止侵权诉讼的审理。

3、侵权判断是在“抽象”和“具体”之间的判断

从发明创造提出专利申请，到专利局审查员对专利申请的审查，再到法官对侵权行为的判断。在逻辑上，我们可以发现有这样的现象，即在专利代理人代理发明人撰写权利要求时，其过程是从“具体”上升到“抽象”。理由是发明创造本身必然是具体的，而权利要求的保护范围总是具有概括性，或者说总是上位的。专利代理人要凭借自己的法律和撰写技巧，通过撰写概括性的权利要求获得最大化的保护范围，或者说是概括范围。这一过程亦是在专利局的审查员参与下进行的，最后授权的权利要求的范围，往往是代理人（申请人）和审查员之间妥协的产物。这一过程在逻辑上我们不防将其视为是由“具体”上升到“抽象”的过程。而第二阶段，即专利审查程序，审查员进行检索时，针对的是抽象的、上位的技术方案，而审查员使用的对比文献主要是专利文献，不会用具体的实物作为证据来进行专利性判断。而凡是对比文件、包括非专利技术文献，描述的技术方案均只能是上位和概括性的。这一审查检索判断专利性的过程，可以认为是从“抽象”到“抽象”的过程。而进入专利权的保护阶段以后，法官就要依据专利局授权公告的“抽象”和“上位”的权利要求来作为保护的范围，进行专利侵权判断。而专利侵权行为无论是制造专利产品，或者是使用专利方法，也无论制造的专利侵权产品的数量多少，均只能是具体的行为，不可能是“抽象”和“上位”的行为。因此，侵权判断逻辑关系则会出现“抽象”到“具体”这一关系。即法官在判断专利侵权时，所依据的权利要求必然是上位和抽象的，而针对的侵权行为只能是具体的。即法官应当将具体的侵权行为，放入权利要求的保护范围，看是否落入权利要求的概括范围。如果落入，即构成侵权，如果不落入，则不构成侵权。而通常不存在侵权行为覆盖了所有权利要求的必要技术特征的现象，只能是“落入”而不能是“覆盖”，因为某一具体侵权行为不可能穷尽所有等同手段。而前面谈到，权利要求的范围取决于必要技术特征所概括的范围。假如我们将某权利要求的必要技术特征表述为大写的英文字母：A、B、C、D。则侵权行为只能是具体的，因此，用小写的英文字母来表述更为确切，即侵权产品的必要技术特征为更下位的a、b、c、d。如权利要求中某一必要技术特征为“金属”，而具体的专利侵权产品只能是金属中的一种，不可能是抽象的“金属”，故只能认为侵权产品使用了某种特定的金属，就落入了权利要求的抽象的范围。而不能要求侵权产品一定是抽象的“金属”制造的，或者侵权产品穷尽的使用了所有金属，才构成侵权。

4、先进行相同侵权的判断，再进行等同侵权的判断

在侵权判断遵循“抽象”到“具体”这一规则同时，首先进行的应当是相同侵权，或者说字面侵权的判断。所谓相同侵权，或者说是字面侵权，“是指在被控侵权的产品或者方法中能够找出与权利要求中记载的每一个技术特征相同的对应特征”（注2），即侵权产品或方法涉及到的特征，确定的一一落入了权利要求必要技术特征文字所概括的范围。即如果权利要求具有专利性，则必然构成专利侵权。如上所述，假如产品权利要求是由四项必要技术特征构成：即由A、B、C、D技术特征构成，而侵权产品亦是相应的由a、b、c、d四项技术特征所构成，区别仅在于侵权产品的特征更为具体和下位。这时的侵权，可以概括为相同侵权，或者说是字面侵权。但是，相同或字面侵权，并不限于上述逻辑关系。如果侵权产品由五项特征构成，如由a、b、c、d、e特征构成，尽管侵权产品和专利产品不完全相同，但基于侵权产品的a、b、c、d特征落入权利要求的范围，亦应当构成侵权，而且是相同侵权。即对相同侵权或字面侵权，不能理解是相同产品的侵权，而应当理解为侵权产品的特征确定的落入权利要求字面概括的范围就属于相同侵权。当然，基于化学领域权利要求的撰写有其特殊性，上述规则不适用于权利要求为封闭式的组合物。即如果专利产品为封闭式的组合物，该组合物组份由（A+B+C+D）构成，排除了e，此时，生产含有（a+b+c+d+e）的组合物并不构成侵权。因为，按照审查指南的规定，a+b+c+d+e是另一个物质了（注3）。

另外，在判断专利侵权时，可以对应的参照新颖性的判断方法，即在专利侵权判断和新颖性的判断中有共同的逻辑关系。可以将被控侵权产品或者方法概括为一份对比文献，和专利权利要求相对比。如果该对比文献破坏专利权利要求的新颖性，则构成侵权。如果没有破坏权利要求的新颖性，则不构成侵权。或者反过来说，如果对比文献相对权利要求产生了新颖性，则不侵权。如果没有产生新颖性，则构成侵权。这样比较在理论上也是成立的，当侵权产品概括为一份对比文献时，如果该对比文献破坏权利要求的新颖性，则意味着该对比文献与专利权利要求没有产生“量”的区别，属于相同（新颖性解决的是不同的问题），既然没有不同，就构成相同侵权。当然，用新颖性的判断方法来判断专利侵权，只能是借鉴。毕竟侵权判断有自己的规律，如新颖性的判断在逻辑上属于“抽象”到“抽象”的过程，而侵权判断，是从“抽象”到“具体”的过程。新颖性的判断是“覆盖”关系，而侵权的判断是“落入”关系。另外，新颖性的判断还有“惯用手段的直接替换”，即“惯用手段的直接替换”不产生新颖性。在侵权判断中，“惯用手段的直接替换”虽然不构成相同侵权，但很可能构成等同侵权。

在侵权判断的步骤中，还应当包括禁止反悔原则的适用，和被控侵权人引述已有技术的进行抗辩的步骤。总之，概括的讲，作为发明和实用新型专利来讲，侵权判断首先要确定相关的权利要求、然后要确定权利要求的必要技术特征，再进行相同侵权的判断，如果不构成相同侵权，则再进行等同侵权的判断。在专利侵权判断过程中，遵循的是从“抽象”到“具体”逻辑过程。在判断相同侵权时，可以借鉴新颖性的判断规则，即将侵权行为概括为一份对比文献，如果该对比文件破坏了权利要求的新颖性，则说明侵权行为作为下位和具体的“概念”落入了权利要求的保护范围，构成相同侵权。而新颖性判断中的“惯用手段的直接替换”，虽然不构成相同侵权，但可能构成等同侵权。

注1：参见最高人民在2009年发布的《最高人民关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第1条。

注2：参见尹新天著《专利权的保护》第371页

注3：参见审查指南第2部分第10章第4.2.1节

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